A marca da sua empresa vale dinheiro e você pode transferir ou ceder parte dela, mas primeiro deve protegê-la!

Uma marca como o ativo mais importante de uma empresa, já imaginou isso? Pense em empresas como Nike e Coca-Cola, elas são um exemplo claro disso!

E por que isto ocorre? Simplesmente porque uma marca bem construída e com a gestão devidamente estruturada passa a ter grande valor de mercado.

Nas relações empresariais e comerciais é bem comum que uma marca seja criada, explorada e tenha a sua exploração compartilhada entre mais de uma pessoa – seja física, ou jurídica – e, considerando que atualmente a maioria das empresas brasileiras possuem sócios, as questões que envolvem marcas e sociedades costumam gerar bastante dúvidas e conflitos.

É necessário proteger a sua marca!

No Brasil, o que confere a proteção para uma marca é a concessão de um registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para deixar de forma bem simples e didática pense o seguinte: O que o INPI faz é emitir um Certificado de propriedade para o dono da marca.

Desta forma, quando uma marca consegue o registro no INPI, o seu titular passa a ter o direito exclusivo sobre ela e com isso pode impedir que terceiros comercializem produtos idênticos ou semelhantes a sua marca.

Entendeu porque você não pode colocar o nome do seu salão de cabeleireiro de Embelleze ou FErrari?

A legislação de propriedade industrial brasileira estabelece a necessidade do depósito do pedido de registro da marca, sendo importante lembrar que somente no caso do pedido de registro ser aprovado e concedido é que o titular da marca receberá, após pagar as contribuições necessárias, um certificado de posse onde constará o seu nome como dono da marca. 

Este Certificado tem validade de 10 anos a contar da publicação da concessão na “RPI” (Revista de Propriedade Intelectual) e pode ser renovado, por quantas vezes o titular desejar, por períodos iguais e sucessivos.

Uma solução de disputas chamada Cotitularidade

Até pouco tempo, o registro da marca podia ser feito apenas para um titular – pessoa física ou jurídica, e por consequência, boa parte dos impasses jurídicos envolvendo questões marcárias eram acarretados pelo fato de, no mundo dos negócios, ser comum as marcas serem exploradas em parceria ou em sociedade por mais de uma pessoa, mas, na prática, ser impossível tal formalização perante o INPI.

Era frequente o surgimento de impasses em razão de uma das partes envolvidas no negócio já possuir sozinha o registro da marca ou mesmo a anterioridade do pedido de registro.

Também não era raro as discussões ocasionadas em decorrência do registro da marca ser solicitado por meio do CPF de um dos sócios da pessoa jurídica e não do CNPJ do negócio que explora de fato a marca comercialmente no mercado.

Hoje no Brasil existe o regime de cotitularidade de registro de marcas, ou seja, a posse de uma marca pode ser dívida por mais de uma pessoa, o que facilita bastante o procedimento de proteção marcária para empresas com sócios.

Contudo, cabe lembrar: embora o regime de cotitularidade de marcas seja um grande avanço, ainda existe a necessidade de se elaborar um contrato com orientações específicas para regular à utilização da marca e os percentuais que cabem a cada um dos sócios envolvidos no negócio.

Isto porque, para o INPI todos os cotitulares possuem o mesmo percentual de direitos sobre a marca e a depender da forma que o negócio for celebrado pode ser necessário indicar, de forma expressa, a parcela exata de direitos sobre a marca que cada cotitular possui; bem como esclarecer quais atos poderiam ser praticados pelas partes de forma individual, e várias outras disposições possíveis.

E se eu já tiver uma marca, posso vender uma parte dela?

Além da possibilidade de novos pedidos de registros para mais de um requerente, a nova resolução também trouxe a possibilidade de que registros já existentes possam adotar o novo regime de cotitulariedade mediante petição de transferência de titularidade.

Contudo, neste caso, tal inclusão somente ocorrerá se os novos titulares também atenderem todos os requisitos de exercício efetivo da atividade. A Resolução nº. 245/2019 dispõe claramente que os requerentes que possuem interesse no regime de cotitularidade de marca precisam “exercer efetiva e licitamente a atividade relativa aos produtos e serviços reivindicados”.

Mas nem tudo são flores…

A resolução estabelece a necessidade dos requerentes não possuírem interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado e também traz a proibição do regime de cotitularidade para registros de marcas coletivas.

Mas ainda assim…

Não há como negar que a normalização dos depósitos no regime de cotitularidade foi uma mudança crucial para atender melhor às necessidades dos pequenos e médios empresários que desejam empreender em sociedade de uma forma mais segura e com menos riscos.

O simples fato de se tornar possível constar no Certificado de registro o nome dos sócios já traz bem mais segurança para quem deseja explorar uma marca em parceria ou empreender de forma conjunta, já que tal documento traz clareza ao negócio e tem força perante a justiça. 

Porém, apesar do regime de cotitularidade ajudar a diminuir a existência de possíveis conflitos e disputas entre sócios, ainda é necessário tomar os cuidados anexos, especificando claramente em um contrato como a exploração dessa marca irá ocorrer no dia a dia.

No frigir dos ovos o que você deve pensar é: seja você dono – único ou em sociedade – de um pequeno salão de cabeleireiro, ou empreendedor de um negócio digital, startup por exemplo, deve proteger sua marca. Ela vale dinheiro!

Autoras:

Jessica de Carvalho Barros é advogada especializada em negócios digitais com atuação no Direito Civil Empresarial e Tribunais Superiores. Especialista em Compliance e LGPD. Mediadora de Conflitos formada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Palestrante e Mentora de Jovens Advogados.

Dominique Grohmann é advogada especializada no Direito Preventivo, com foco de atuação em negócios do Mercado Digital e da Economia Criativa. Especialista em Direito Contratual, Marcário e Autoral; possui várias certificações em Propriedade Intelectual pela WIPO (World Intellectual Property Organization) e pela Academia do INPI.

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